美國專利商標局將實施商標現代化法案 2021-11-26

美國專利商標局將實施商標現代化法案

美國2020商標現代化法案(Trademark Modernization Act of 2020，下稱TMA)將於2021年12月18日生效。自然人、商業組織及美國專利商標局(USTPO)將有新途徑來消除未使用的註冊商標，並提升商標申請註冊過程的效率。

TMA新增兩種第三方程序來消除未使用的註冊商標：

一、「Expungement proceeding」撤銷程序

任一方得以商標權人從未於商業上使用註冊商標為由，請求撤銷全部或部分的商品/服務。

l 請求時間點為商標註冊日起第三到十年間。但到了2023年12月27日以後，只要商標註冊滿三年以上，即可提出此請求，將無十年限制。

二、「Reexamination proceeding」再審程序

任一方得以商標權人未在特定相關日期間於商業上使用以「已使用為基礎」之註冊商標為由，請求撤銷全部或部分的商品/服務。

l 該申請案是以「已使用為基礎」遞交申請，則「特定相關日期間」為申請日

l 該申請案是以「意圖使用為基礎」遞交申請，則「特定相關日期間」為已使用聲明修正的提交日或提交聲明截止日，兩者中較晚者

l 請求時間點必須在商標註冊後五年內。

關於提出上述兩種消除未使用的註冊商標程序：

　　　1. 提出條件：

l 任何人皆可提出，且不需主動提供姓名或身分

l 官方有權要求取得申請人相關資訊

l 居住於國外的請求人必須委由美國代理人提出

　　　2. 提出文件：

l 「經認證的聲明」指稱已經過合理的調查註冊商標未於商業上使用

l 顯示註冊商標未於商業上使用的「證據」

l 每類別US$400的官費

l 若上述條件未達成，官方會下發公文提供申請人30天進行補正以完成請求程序；請求程序完成後相關文件和證據皆可透過USPTO公開的TSDR系統查閱，同時USPTO會發送禮貌性的通知給商標權人或其代理人。

　　　3. 程序是否立案：

l 審查委員收到請求後會綜合考量申請人提供之資料與商標在案的註冊資料，做出是否立案之決定

l 立案與否審查委員都會下發通知給申請人及商標權人

l 該通知為最終且不可再審通知，亦即申請人無法對此決定進行意見陳述

l 不論立案與否，至此通知發出後撤銷或複審申請人參與之程序已全部結束

　　　4. 程序立案：

l 審查委員下發office action要求商標權人提交含有實際使用證據的回覆

l Office action除要求提供實際使用證據外可提出其他問題

l 商標權人有三個月的時間回覆office action；可提交使用證據和/或刪除部分商品/服務

l 到期前商標權人未回覆，則依申請人請求部分或全部撤銷註冊

美國商標申請案數量逐年增加，自2015單年突破50萬件新申請案、2018年增為60萬件、2020年再突破單年70萬件，至2021年目前為止申請案已突破94萬件。在申請案數量有增無減的情況下，TMA新增上述兩項消除未使用註冊商標之程序，以期掃除日益增加的未使用註冊商標。

更多關於TMA內容，請參閱USPTO官網，如有任何疑問，歡迎來電洽詢本所。

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